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侵权案例│某眼镜公司侵害商标权、不正当竞争纠纷一案

卖炭翁 发布于 版权案例 2 年前发布

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著作权案例(八)

原告北京某眼镜公司与被告福建某眼镜公司、福建某眼镜公司昆明公司侵害商标权、不正当竞争纠纷一案,案号:(2019)云民终181号,于2019年4月30日云南省高级人民法院作出二审判决:一、维持云南省昆明市中级人民法院(2018)云01民初694号民事判决第一项、第二项、第三项、第五项,即一、被告福建某眼镜公司、福建某眼镜公司昆明公司于本判决生效之日起立即停止在其企业名称中使用“宝岛”字样,并于三个月内向工商登记机关申请变更企业名称;二、被告福建某眼镜公司于本判决生效之日起立即停止侵犯第772859号、第1394775号和第3110047号注册商标专用权的行为,即立即停止在其网页、店招、眼镜盒、眼镜布等经营活动中使用含“宝岛(寳島)”字样的标识;三、被告福建某眼镜公司于本判决生效之日起十日内一次性赔偿原告晶华宝岛(北京)眼镜有限公司经济损失及维权合理费用。四、变更云南省昆明市中级人民法院(2018)云01民初694号民事判决第四项为:被告福建某眼镜公司就商标侵权行为及不正当竞争行为、被告福建某眼镜公司昆明公司就不正当竞争行为于本判决生效之日起十日内在《法制日报》刊登声明,就以上行为消除影响,声明内容须经法院审定;如逾期未刊登声明,法院将在《法制日报》上发布本判决主要内容,相关费用由被告福建某眼镜公司、被告福建某眼镜公司昆明公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。


一审法院查明事实如下:
一、关于涉案商标。
1.注册、转让:2000年5月7日,宝岛光学经核准注册了第1394775号“宝岛”商标,核定使用在第42类“眼镜行(提供眼镜之验光配镜服务)”服务上。经续展,该商标的专用权期限至2020年5月6日。2010年8月13日,谘询公司受让取得该注册商标的专用权。
1994年11月28日,宝岛光学经核准注册了第772859号“宝岛及图”商标,核定使用在第42类“眼镜行(包括验光、配镜、修缮等服务)”服务上。2010年8月13日,谘询公司受让取得该注册商标的专用权。经续展,该商标的专用权期限至2024年11月27日。
2003年7月14日,宝岛光学经核准注册了第3110047号“图加寳島(即第772859号商标的竖排版形式)”商标,核定使用在第44类“眼镜行;医疗诊所;保健;护理(医务);医疗辅助;医药咨询(商品截止)”服务上。2010年8月20日,谘询公司受让取得该注册商标的专用权。经续展,该商标的专用权期限至2023年7月13日。

2.许可使用:2010年8月25日,谘询公司与原告签订三份《商标使用许可合同》,将涉案商标许可原告使用在核定服务上。许可使用期限分别为2010年8月25日至2020年5月6日、2010年8月25日至2014年11月27日、2010年8月25日至2013年7月13日;许可使用区域为中国大陆,许可方式为独占使用许可;原告可自行将涉案商标再许可第三方使用;在许可期限及许可区域内,若发生针对涉案商标的侵权行为,原告有权单独向有关工商行政管理部门提出投诉或举报,亦有权单独向有管辖权的人民法院提起诉讼。2011年3月28日,商标局经审核,同意将谘询公司报送的上述许可使用合同予以备案。
2015年12月31日,针对第772859号、第3110047号注册商标,谘询公司与原告签订四份《商标使用许可合同》,除授权期限为2015年7月1日至2019年12月31日、许可使用区域分别为福建省、浙江省外,其余授权内容同前。此后,针对两商标,谘询公司又与原告签订二份《商标使用许可合同》,除授权期限为2017年2月20日至2019年12月31日外,其余授权内容同前,并明确授权区域包括已授权的浙江和福建地区。2017年12月29日,商标局经审核,同意将谘询公司报送的上述两份许可使用合同予以备案。

3.知名度。
(1)商标驰名认定:2011年5月27日,商标局作出商标驰字2011第267号批复,认定谘询公司使用在第44类眼镜行服务上的“寳島及图”注册商标为驰名商标。
(2)生效裁判文书确认:北京市高级人民法院(2013)高民终字第772号民事判决书确认,1997年至2002年期间,《厦门日报》、《今晚报》、《天津日报》、《武汉晚报》、《都市快报》、《福州晚报》、《海峡都市报》、《科学发现报》、《城市晚报》、《宁波晚报》均刊载了含有“宝岛眼镜”字样及图形或含有“寳島眼镜”字样及图形的广告。
1997年至2012年期间,《青年时报》、《中国现代企业报》、《东南快报》、《南方都市报》、《大庆晚报》、《消费日报》、《半岛晨报》、《新商报》、《21世纪经济报道》、《海峡导报》、《北京晨报》、《今日早报》、《中国市场》、《中国科技财富》、《中国商报》、《销售与市场》、《中国眼镜科技杂志》、《知识经济》、《中国眼镜科技杂志》等杂志期刊对宝岛眼镜进行了报道。
截至2011年12月,经原告许可使用“宝岛”、“寳島及图”等系列商标在中国大陆开设的“宝岛眼镜店”共1059家,其中在北京地区有199家。
庭审中,原告主张截止目前,经许可使用涉案商标在中国大陆开设的“宝岛眼镜店”为1200余家。审理期间,一审法院通过淘宝网进入“宝岛眼镜官方旗舰店”查询,“门店配镜”部分的宣传显示“全国近千家门店”。点击任一款眼镜,显示的门店数量不一,部分眼镜对应的门店信息超过1000家,其中门店信息包括门店名称、地址、电话、地图等。
(3)原告所提交证据证实:2012年至2017年12月23日,《宁波晚报》、《北京晨报》、《环球时报》、《南方日报(全国版)》、《中国质量报》、《厦门日报》、《海峡导报》、《扬子晚报》、《第一财经日报》、《福州晚报》、《天府早报》、《华西都市报》、《大连日报》、《中国眼镜科技杂志》、《中国药店》、《中国连锁》、《厦门科技》等报纸、杂志、期刊对“宝岛”品牌及运营进行了持续报道。

4.原告:原告成立于2006年12月26日,经营范围包括:眼镜(包括隐形眼镜)、眼镜配件和辅料的进出口、批发和零售,眼镜销售方面的商业资讯、技术交流,验光配镜(不含诊疗)、维修眼镜,……。
谘询公司向原告出具过多份《授权书》,明确授权原告对于涉案商标在核定使用服务范围内于中国大陆地区全面负责涉案商标的品牌营销,包括广告策划与广告制作发布、市场营销策划、推广及商品与服务的售后服务。原告亦有权视市场需要,单方将涉案商标再授权或许可予他人使用,同时并监督有关商标使用人的商标使用情况。

二、关于被告。
1.福建某眼镜公司:福建某眼镜公司的企业名称为“福建某眼镜公司”,成立于2011年4月21日,类型为有限责任公司,法定代表人为陈刚,住所为福州市仓山区建新镇冠浦路136号浦上台江工业园8#地块26#厂房3层,经营范围为眼镜及配件、隐形眼镜及护理液、光学仪器的批发、零售;加盟连锁店的策划;提供验光、定配服务、眼镜技术研究、开发及咨询服务。分支机构包括福建某眼镜公司昆明公司、福建某眼镜公司泉州市鲤城分店,股东为陈刚、叶奶加。
2012年11月14日,福建某眼镜公司经核准注册了第9942552号“”商标,核定使用在第44类“眼镜行;保健……”服务上,专用权期限至2022年11月13日。
2015年9月14日,福建某眼镜公司经核准注册了第14966948号“(有底色)”商标,核定使用在第9类“眼镜;太阳镜;隐形眼镜;矫正透镜(光学);眼镜架;眼镜盒;擦眼镜布;夹鼻眼镜盒;夹鼻眼镜架;聚光器(商品截止)”商品/服务上,专用权期限至2025年9月13日。
2018年2月26日,经北京罗杰律师事务所申请,北京市长安公证处对互联网网页浏览过程及文件下载内容进行了证据保全公证。公证处公证员、公证员助理及申请人的代理人在公证处办公区,使用该处台式计算机进行操作,启动360浏览器,在地址栏输入网址××,进入相应页面,在百度首页搜索栏输入关键字“海峡宝岛”进行搜索,进入相应页面进行拷屏及打印,共打印文件62页。对此取证过程,北京市长安公证处出具了(2018)京长安内经证字第6854号公证书。拷屏打印文件显示以下内容:根据关键词“海峡宝岛”搜索结果,进入“福建某眼镜公司”页面。页面抬头醒目位置为红底“”商标+淡蓝色“福建海峡宝岛眼镜”字样+黑色“FJHAIXIABAODAO”字样的图文组合标题。在网页的“产品展示”部分,为多帧产品实物照片加字样标注,其中照片所示产品实物的眼镜盒、眼镜布均标注“图形”商标+“福建海峡宝岛眼镜”字样,字样标注均为“海峡宝岛眼镜”,其中一帧图片标注“图形”商标+“海峡宝岛”字样。在网页的“店铺展示”部分,为多帧实体铺面照片加字样标注,其中照片所示店铺的店招为“海峡宝岛眼镜”、“福建海峡宝岛眼镜”、“海峽寳島眼鏡”、“福建海峡寳島眼鏡公司”,字样标注均为“福建海峡宝岛眼镜”。在网页的“公司简介”部分,有“我们公司扩大眼镜行业发展,眼镜保健,医疗保健,验光配镜成为一体,并且在云南、上海设立分支机构,扩大产品推广”的内容。公证书还显示,根据ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询,上述网页来源网址“www.haixiabaodao.com” 的主办单位系“福建某眼镜公司”,网站负责人为陈刚。原告认为福建某眼镜公司的上述突出使用“宝岛”字样的行为侵犯了涉案商标的专用权,并认为福建某眼镜公司以“宝岛”字样作为企业字号,虽未突出使用但产生混淆,且为恶意攀附使用,构成不正当竞争。
2.福建某眼镜公司昆明公司:福建某眼镜公司昆明公司的企业名称为“福建某眼镜公司昆明公司”,成立于2011年6月28日,类型为有限责任公司分公司,负责人为卢允年,营业场所为昆明世纪城金源大道1号中国东盟云南商品交易中心4区-1层T12号铺面,经营范围为眼镜及配件、隐形眼镜及护理液、光学仪器的销售。
福建某眼镜公司认为福建某眼镜公司昆明公司系叶奶加未经福建某眼镜公司同意私自设立,其在本案诉讼前并不知道福建某眼镜公司昆明公司的存在。经查,福建某眼镜公司的企业信用信息公示中,分支机构信息一览记载有福建某眼镜公司昆明公司,变更日期为2017年9月26日。

三、其他:
1.2017年11月20日,经原告申请,昆明市明信公证处对购买相关商品的行为进行了证据保全公证。公证处公证人员同申请人的代理人来到昆明市金源大道世纪金源购物中心负一层门头标示为“世纪眼镜体验中心”字样的眼镜商城内,申请人的代理人以消费者身份向商城内一个标示有“宝岛眼镜”等字样的柜台购买近视眼镜和太阳眼镜各一副。其中近视眼镜的眼镜盒内侧及眼镜布上均标示有“海峽寳島眼鏡”等字样,太阳眼镜的眼镜布上标示有“海峽寳島眼鏡”等字样。此次购买行为取得盖有“昆明康建企业管理咨询有限公司发票专用章”字样印章的《云南增值税普通发票》一张、《世纪眼镜体验中心配镜单》两张、印有“海峡宝岛眼镜全国连锁”字样的票据一张、《银联商务交易凭证》一张(商户名称为昆明昆通升奥经贸有限公司)。公证书显示,该柜台多处标示有“”图案+“宝岛眼镜”字样。原告主张该商铺系福建某眼镜公司昆明公司的经营场所。公证书显示的商铺地址为“昆明市金源大道世纪金源购物中心负一层”,与福建某眼镜公司昆明公司的工商登记住所“昆明世纪城金源大道1号中国东盟云南商品交易中心4区-1层T12号铺面”不一致;审理中,原告未能证实公证书显示的商铺系福建某眼镜公司昆明公司的实际经营场所。

2.原告为此次维权支付律师费10万元。
一审法院认为,一、关于原告的主体资格是否适格。原告作为第1394775号“宝岛”商标(第42类)、第772859号“”商标(第42类)和第3110047号“图加寳島”商标(第44类)在中国大陆的独占使用被许可人,针对涉案商标的侵权行为,有权单独向有管辖权的人民法院提起诉讼。福建某眼镜公司提出认证和备案的抗辩观点,第一,虽然谘询公司系境外企业,但涉案证据并非形成于中华人民共和国领域外,无需经公证认证;第二,根据商标法第四十三条第三款之规定,商标使用许可未经备案系不得对抗善意第三人的条件,不影响合同效力,也非判断被许可人是否享有诉权的依据。况且,根据原告补充提交的证据,涉案商标的许可使用合同已全部经商标局审核备案。即原告是涉案商标的独占使用被许可人,有权以自己的名义针对侵权行为提起诉讼,即原告主体适格。

二、关于二被告的被诉行为是否侵犯了涉案商标专用权。
原告指称福建某眼镜公司在网页、店招、眼镜盒、眼镜布上突出使用“宝岛”字样构成商标侵权。根据福建某眼镜公司的企业名称,原告指称的被诉行为确属福建某眼镜公司简化使用其企业名称的行为,故本案应判断的是该简化使用行为是否构成商标侵权,即前文所述的权利冲突处理。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的字样作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。据此,企业字号使用构成商标侵权需要满足以下要件:一是所使用的企业字号与他人注册商标的文字相同或者近似;二是将企业字号在与注册商标核定使用的相同或者类似商品上突出使用;三是主观上有过错;四是造成了容易使相关公众混淆商品来源的后果。同时,商标权的保护强度应与其具有的显著性和知名度相适应,即在侵权判定上,对于知名度较高的商标,应确定较宽的保护范围。本案中,涉案商标包括“宝岛”纯文字商标,也包括戴眼镜的台湾地图+“寳島”文字的图文组合商标。对于图文组合商标,其中的文字部分才是容易为消费者所呼叫、记忆、传播和识别的部分,识别性较强。“宝岛”系固有词汇,第一含义为台湾,但本身已蕴含褒赞之意。涉案商标自1994年陆续注册以来,通过注册人、受让人、被许可人等市场主体二十多年的使用、推广和宣传,加之创始人和品牌具有台湾元素,“宝岛”系列商标早在上世纪末、本世纪初就为相关公众所熟知和认可,具有了相当的知名度和美誉度。基于此,商标局早于2011年5月27日就对涉案商标之一的第3110047号商标给予了驰名认定,对其所负载的商誉予以了肯定和确定。因此,在侵权判定中,应对涉案商标给予较大的保护空间。以下,结合审理查明的事实逐一对照分析。1.涉案商标以“宝岛”为识别核心,在比对时,应以“宝岛”作为比对内容。福建某眼镜公司的企业名称为“福建某眼镜公司”,其用于区别不同市场主体的“海峡宝岛”字号已完整包含涉案商标区别不同服务主体的“宝岛”字样。将“海峡宝岛”字号与“宝岛”商标进行比较,可以明显看出“海峡”显著性较弱、指代范围较广,是对“宝岛”的修饰,“海峡宝岛”的呼叫重点仍然是“宝岛”而非“海峡”,故福建某眼镜公司的企业字号分别与简体字“宝岛”商标构成相同,与繁体字“寳島”商标构成近似。2.涉案商标的核定服务类别为第42类“眼镜行”和第44类“眼镜行”,福建某眼镜公司的经营范围及被诉行为均指向眼镜品牌、眼镜销售及配镜服务,故二者属于相同服务以及商品与服务类似。福建某眼镜公司在网页及网页所示的店招、眼镜盒、眼镜布上使用“福建海峡宝岛眼镜”、“海峡宝岛眼镜”、“海峽寳島眼鏡”、“福建海峡寳島眼鏡公司”等字样固然来源于企业名称,并部分配以福建某眼镜公司享有的“”注册商标,但第一,对于相关公众而言,文字的呼叫度和吸引力强于图形标识;第二,“福建”表示行政区划、“眼镜”表示行业、“公司”表示组织形式,均不具有识别功能,具有识别功能的还是“海峡宝岛”字号,且如前分析,呼叫重点仍然是“宝岛”而非“海峡”。涉案商标自1994年陆续注册,并持续使用,在上世纪末、本世纪初就为相关公众所熟知和认可,具有了相当的知名度和美誉度,第3110047号注册商标还于2011年5月27日获得驰名认定,相关公众普遍认为眼镜品牌中的“宝岛”,就是来源于台湾的“宝岛”。因此,福建某眼镜公司在网页及网页所示的店招、眼镜盒、眼镜布上使用“福建海峡宝岛眼镜”、“海峡宝岛眼镜”、“海峽寳島眼鏡”、“福建海峡寳島眼鏡公司”等字样,尤其是使用繁体字“寳島”,不管是普通观察,还是直接呼叫,均容易使人对“宝岛”二字产生深刻印象,已然构成对“宝岛”字样的突出使用。3.行为人主观上是否具有过错,可综合在先商标的知名度、商标与字号的相似度、在后字号的创意来源和使用情况等因素判断。第一,涉案商标于1994年陆续注册并持续使用,至福建某眼镜公司2011年4月19日注册成立时,已具有较高知名度,第3110047号注册商标还基于之前获得的商誉、知名度等于2011年5月27日获得驰名认定。福建某眼镜公司作为专门从事眼镜销售和服务的市场主体,应当知晓同行中具有较高知名度的涉案商标。第二,“宝岛”一词系固有词汇,系台湾的别称,除非有地缘关系等因素,以该词作为企业字号难免唐突,不具合理性。虽然福建某眼镜公司强调其法定代表人陈刚有多位亲人在台湾,且福建与台湾隔海相望,以“宝岛”为字号,配合“图形”注册商标使用有两岸一家亲之意,但福建某眼镜公司并未对此提交证据证明创意来源,且并不具有说服性。况且,福建某眼镜公司在庭审中陈述,福建地区有三家以“宝岛”为字号的企业,即福州宝岛、福建宝岛和本案的台湾宝岛。虽然福建某眼镜公司之陈述意在说明三个宝岛品牌长期并存,当地消费者不会产生混淆。但一审法院认为,通过相关裁判文书所确认的事实,福建地区甚至浙江地区长期并存多个宝岛品牌(如福州宝岛、杭州宝岛和本案的台湾宝岛)系基于历史原因等因素,并非福建某眼镜公司后来加入使用“宝岛”的合理理由。相反,在多个宝岛品牌因历史原因并存的情况下,作为后来登记注册的企业,更应善意的施以克制和避让,而不是主动模仿和攀附。在如此背景下,福建某眼镜公司仍将企业字号确定为含“宝岛”字样的文字,显然具有攀附故意,且影响了市场的固有秩序。第三,福建某眼镜公司不规范使用企业名称,甚至在中国大陆使用简体字的背景下,大量使用繁体字“寳島”,无限接近第772859号、第3110047号注册商标的文字标识,显然具有恶意,进一步反映其攀附之故意。4.在进行混淆判断时,只需判断有可能造成混淆,不需证实实际造成了混淆。涉案商标系知名商标、驰名商标,在相关公众施以一般注意力的情况下,看到“海峡宝岛”或“海峽寳島”时,容易将注意力集中在“宝岛(寳島)”上,并产生二者为同一主体或关联主体的联想,误认为商品或服务的提供者为原告或与原告有特定联系,产生混淆可能。况且,原告所提交的证据证实已有消费者误以为福建某眼镜公司与原告存在关联。福建某眼镜公司抗辩其企业名称经过合法的工商登记核准,其系简化使用企业名称,不构成侵权。一审法院认为,福建某眼镜公司的企业名称虽经合法登记核准,但企业名称登记管理具有局限性,系形式审查,且仅系确认企业在一定区域内获得市场经营资格。同时,根据权利冲突处理原则,综合本案查证事实及前述分析,福建某眼镜公司注册企业名称侵害了他人知名的在先权利,造成混淆,且具有恶意,故该企业名称只具有形式上的合法性,不具有实质上的合法性,不具有对抗涉案商标专用权的效果。

综上所述,福建某眼镜公司将与涉案商标相同或近似的文字作为企业字号在相同或者类似的商品和服务上突出使用“宝岛(寳島)”字样的行为侵犯了涉案商标的专用权。
原告同时指称福建某眼镜公司昆明公司在经营活动中突出使用“宝岛”字样构成商标侵权,鉴于原告提交的证据不能锁定“昆明市金源大道世纪金源购物中心负一层”的“实际眼镜体验中心”商铺的经营主体是福建某眼镜公司昆明公司,故不能确认福建某眼镜公司昆明公司在该经营地点实施了相关突出使用“宝岛(寳島)”字样的行为,故而不能认定福建某眼镜公司昆明公司构成商标侵权。

三、关于本案是否构成不正当竞争。
原告在本案中除主张二被告构成商标侵权外,还主张二被告构成不正当竞争。一审法院认为,反不正当竞争法是对商标法空白地带进行兜底保护的补充性规范,具有补缺和替补的意义。即商标法和反不正当竞争法是特别法和一般法的关系,只有在商标法调节不足和存在遗漏时,才需要适用反不正当竞争法,以在实质上避免重复审理和多重保护。即反不正当竞争法作为一般法,在适用上应尽量谨慎,如被诉行为已能通过具体的法律法规加以规制、制止,则不应再适用反不正当竞争法。本案中,注册企业名称除基于行政法律法规方面的要求以外,还有区别市场主体并通过使用识别商品或服务来源的目的。而注册、使用、突出使用这一系列行为,不应独立、割裂看待,应作为具有整体性、联系性、延续性的行为范畴审查。因此,对于福建某眼镜公司在经营活动中突出使用企业字号的不正当攀附行为,依据商标法足以制止,并判决其承担相应的法律责任,故在本案中无需再适用反不正当竞争法对福建某眼镜公司的行为进行判定。但是,对于福建某眼镜公司昆明公司,其企业名称完整包含了涉案商标的文字部分“宝岛”;而且,根据福建某眼镜公司在网页中“在云南设立分支机构,扩大产品推广”的介绍,以及云南地区除福建某眼镜公司昆明公司外,并无福建某眼镜公司设立的其他分支机构等事实,可以认定福建某眼镜公司昆明公司不仅注册了含“宝岛”字样的企业名称,还实际进行了经营活动。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第(四)项之规定,其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为,属于不正当竞争行为。如前分析,涉案商标具有较高的知名度和美誉度,早为相关公众所熟知和认可,故福建某眼镜公司昆明公司以含“宝岛”字样的企业名称开展经营活动,足以造成相关公众混淆,因此,应认定福建某眼镜公司昆明公司构成不正当竞争。

四、关于责任承担。
首先,福建某眼镜公司使用企业字号的权利虽经行政程序产生,但其注册及使用企业字号具有恶意,并超出合理界限。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。即如果企业名称与在先权利冲突并构成侵权,企业名称经过合法登记并不构成合法抗辩,且人民法院可根据情况判决规范使用企业名称,甚至变更停止使用企业名称。本案中,基于涉案商标的知名度等因素,即使福建某眼镜公司规范使用企业字号、限制字号使用范围仍容易导致公众误认,故原告主张福建某眼镜公司将其企业名称变更登记为不含“宝岛”字样,有事实和法律依据。福建某眼镜公司昆明公司系福建某眼镜公司的分支机构,企业名称来源于福建某眼镜公司,并因此构成不正当竞争,故其亦应变更企业名称。同时,福建某眼镜公司还应立即停止在网页、店招、眼镜盒、眼镜布等经营活动中使用含“宝岛(寳島)”字样的标识。其次,福建某眼镜公司及福建某眼镜公司昆明公司以含“宝岛”字样的文字作为企业字号并开展经营活动,已足以使相关公众产生误认,其侵权行为对权利人造成了不利的社会影响,综合考虑涉案商标的知名程度及福建某眼镜公司不仅在福建、昆明开展实体经营活动还在网络上进行推广、宣传等因素,原告要求二被告在《法制日报》上刊登声明以消除影响的请求应予支持。再次,关于赔偿金额。本案中,原告未能举证证实其因被侵权所受到的实际损失以及被告因侵权所获得的利益,故综合考虑涉案商标的知名度、侵权行为的持续时间和范围以及福建某眼镜公司的主观过错程度等因素,酌情确定福建某眼镜公司赔偿原告经济损失及合理费用共计人民币30万元。福建某眼镜公司昆明公司虽然构成不正当竞争,但鉴于原告的举证未能证明其具体的经营行为,且福建某眼镜公司昆明公司的企业名称来源于福建某眼镜公司,故上述更名及声明之责足以涵盖本案查证事实,不再判决其承担经济赔偿责任。需要说明的是,虽然原告的取证行为未能锁定福建某眼镜公司昆明公司在经营活动中具有突出使用“宝岛(寳島)”字样的行为,但福建某眼镜公司昆明公司作为福建某眼镜公司的分支机构,并以“海峡宝岛”为字号,难以绝对排除其在经营活动中突出使用企业字号的可能性。因此,如福建某眼镜公司昆明公司具有本案查证事实之外的涉案商标侵权事实,应另行承担法律责任。


本院在二审期间,当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。
上诉人北京某眼镜公司提交了:
第一组:上海浦东新区人民法院(2018)沪0115民初21575号之一和(2018)沪0115民初21575号之二两份民事裁定书,欲证明北京某眼镜公司与福建某眼镜公司在另案纠纷中,福建某眼镜公司可能侵权被法院裁定立即停止在新设加盟店中再行或再授权他人在眼镜服务上使用含“宝岛”字样的商业标识。
第二组:第1533期商标公告部分页面。欲证明14966934号“海峡宝岛”商标系注册在第9类“聚光器”上的商标标识,与本案无关。
第三组:康健公司、世纪眼镜公司的企业信用信息。欲证明康健公司与福建某眼镜公司昆明公司登记地址一致的上述企业,实际经营地址均与福建某眼镜公司昆明公司一致,进一步佐证公证取证的经营者为福建某眼镜公司昆明公司。
上诉人福建某眼镜公司提交了以下证据:
第一组:上诉人福建某眼镜公司的营业执照、福建某眼镜公司的法定代表人身份证,证明福建某眼镜公司的是适格的诉讼主体。陈刚是上诉人的法定代表人,有权出庭,是适格的诉讼主体。
第二组:《商标注册证》四份、《作品登记证书》两份,证明福建某眼镜公司拥有经国家商标总局批准注册的四个合法商标,且在有效期内。故福建某眼镜公司在自己的公司名称及产品中使用上述四个商标不可能构成对他人的侵权。福建某眼镜公司企业标志在福建省版权局作了登记,除了受到商标法的保护外,还受著作权法的保护。
第三组:国家商标总局的《商标准予注册决定》及商标总局评审委员会的《裁定书》,证明2016年和2017年北京某眼镜公司分别向国家工商行政管理总局商标局及国家工商行政管理总局商标评审委员会提出对“海峡宝岛及图”商标的异议。结果国家工商行政管理总局商标局及国家工商行政管理总局商标评审委员会都认为:双方商标未构成使用以类似商品或服务上的近似商标。被异议商标注册使用应不至于造成消费者混淆误认。依法对异议商标准予注册。福建某眼镜公司使用的商标是自己合法注册的商标,并将“海峡宝岛”商标用于了企业名称,所以福建某眼镜公司没有任何的侵权行为,不可能侵犯原审原告北京某眼镜公司的商标权。
第四组:照片三份,证明福建某眼镜公司未突出使用“宝岛”二字。“宝岛”二字与“福建”、“海峡”或“眼镜”等文字,在字体、字形和颜色上均呈现统一风格,并未将“宝岛”二字从企业名称中脱离出来突出使用,并未构成对北京某眼镜公司“宝岛”系列注册商标的侵害。
第五组:《商标申请受理通知书》四十四份,欲证明福建某眼镜公司已经将“海峡宝岛”和“海峡宝岛”图文两个商标申请了全类别,也得到国家商标总局的受理。所以福建某眼镜公司的法律意识很强,不可能做出超出法律允许范围的事情,更不可能侵犯北京某眼镜公司的商标权。
第六组:福建省质量文化促进会组成人员名单一份、荣誉证书四份、证书两份、宣传资料两份。证明1、福建某眼镜公司规范使自己的商标和企业字号,常常参加一些行业重要会议及做一些公益事业,是有诚信企业。2、福建某眼镜公司被福建电视台评为“最佳诚信合作单位”。3、综上,福建某眼镜公司不可能做出侵犯北京某眼镜公司商标权的行为。
上诉人北京某眼镜公司对原审认定的事实有异议,认为福建某眼镜公司昆明公司的实际经营场所“昆明市金源大道世纪金源购物中心负一层”与福建某眼镜公司昆明公司的工商登记住所“昆明世纪城金源大道1号中国东盟云南商品交易中心4区-1层T12号铺面”是同一场所。上诉人福建某眼镜公司对原审判决认定事实无异议。对双方当事人均无异议的原判事实,本院予以确认。对上诉人所提异议,将在本判决说理部分予以评判。
本案争议的焦点是:1、本案上诉人福建某眼镜公司是否构成商标侵权?2、本案被上诉人福建某眼镜公司昆明公司是否构成商标侵权?本案上诉人福建某眼镜公司及被上诉人福建某眼镜公司昆明公司是否构不正当竞争?3、本案赔偿数额是否明显过低,是否应赔偿310万元?

1、关于本案上诉人福建某眼镜公司是否构成商标侵权的问题。
上诉人福建某眼镜公司认为使用的商标是自己合法注册的商标,并将“海峡宝岛”商标用于了企业名称,所以福建某眼镜公司没有任何的侵权行为,不可能侵犯北京某眼镜公司的商标权。另,福建某眼镜公司企业标志在福建省版权局作了登记,除了受到商标法的保护外,还受著作权法的保护。上诉人福建某眼镜公司在二审中提交了《商标注册证》《作品登记证书》《商标准予注册决定》及商标总局评审委员会的《裁定书》、照片等证据,均能证明福建某眼镜公司未突出使用“宝岛”二字。“宝岛”二字与“福建”、“海峡”或“眼镜”等文字,在字体、字形和颜色上均呈现统一风格,福建某眼镜公司并未将“宝岛”二字从企业名称中脱离出来突出使用,并未构成对北京某眼镜公司“宝岛”系列注册商标的侵害。另福建某眼镜公司提交的《商标申请受理通知书》四十四份,证明福建某眼镜公司已经将“海峡宝岛”和“海峡包岛”图文两个商标申请了全类别,也得国家商标总局的受理。所以福建某眼镜公司的法律意识很强,不可能做出超出法律允许范围的事情,更不可能侵犯北京某眼镜公司的商标权。
北京某眼镜公司则认为福建某眼镜公司将与涉案商标相同或近似的文字作为企业字号在相同或者类似的商品和服务上突出使用“宝岛(寳島)”字样的行为侵犯了其涉案商标的专用权。
本院认为,《中华人民共和国商标法》第四条第二款规定:“本法有关商品商标的规定,适用于服务商标”。根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项“未经商标权人许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”,属侵犯注册商标专用权的行为。本案福建某眼镜公司与北京某眼镜公司双方争议所涉的商标为服务商标,按照前引法律规定,商品商标的有关规定适用于服务商标。本案中,上诉人北京某眼镜公司诉讼请求保护的“宝岛”系列商标系服务商标,使用在眼镜服务行业,现今合法有效,并具有较高的知名度。“宝岛眼镜”1997年进入中国大陆,自2005年,连续被评为中国眼镜行业连锁经营规模最大企业、最佳零售企业等。早在2011年5月7日就被国家商标局认定为驰名商标(根据2008年--2010年驰名相关证据)。在福建某眼镜公司及其福建某眼镜公司昆明公司登记设立前,“宝岛”系列商标在中国大陆已经具有较高的知名度。
上诉人福建某眼镜公司认为使用的商标是自己合法注册的商标,福建某眼镜公司没有任何的侵权行为,未侵犯北京某眼镜公司的商标权。本院认为,二审中福建某眼镜公司提交的四份《商标注册证》四份,第14966948号和第9942552号是图形商标,无宝岛文字,与本案无关联性。而第14966934号(图形+海峡宝岛)商标和第24390960号海峡宝岛商标均是核定使用在第9类“聚光器”商品上。至于福建某眼镜公司提交《作品登记证书》两份,经审查,作品登记是自愿行为,并不能以此证明其在眼镜行的相关业务中未构成侵权的主张;福建某眼镜公司在“眼镜行”服务及“眼镜”商品上并不享有“海峡宝岛”商标权。上诉人福建某眼镜公司关于其在自己的企业名称“福建某眼镜公司”中使用的是自己的“海峡宝岛”注册商标的主张缺乏事实依据,明显不能成立,不能成为其登记注册企业名称的理由。而且,海峡宝岛公司成立于2011年4月,其第14966934号“海峡宝岛”商标2017年5月28日才获准注册,比企业登记时间晚了六年之久,也不能成为其注册企业字号的依据。
上诉人福建某眼镜公司在网页、店招、眼镜盒、眼镜布等服务标识载体上使用海峡宝岛眼镜、福建海峡宝岛眼镜、宝岛眼镜、福建海峡宝岛眼镜公司等已含“宝岛”字样,虽然添加了“海峡”字样,但因为宝岛具有较高的知名度,相关公众施以一般的注意力,容易将注意力集中在宝岛上,认为福建某眼镜公司提供的商品或服务与北京某眼镜公司“宝岛”存在特定联系,具有产生混淆的可能性,且在案证据表明混淆已实际产生。福建某眼镜公司未经许可,在网页、店招等服务标识载体及眼镜行特许经营活动中使用的含“宝岛”字样的标识,己造成公众混淆,侵犯了北京某眼镜公司“宝岛”系列服务商标的专用权。

2、关于本案被上诉人福建某眼镜公司昆明公司是否构成商标侵权及本案上诉人福建某眼镜公司及被上诉人福建某眼镜公司昆明公司是否构成不正当竞争的问题。
上诉人北京某眼镜公司认为在本案中被上诉人福建某眼镜公司昆明公司已经构成商标侵权,并对原审认定的事实有异议,其认为福建某眼镜公司昆明公司的实际经营场所“昆明市金源大道世纪金源购物中心负一层”与福建某眼镜公司昆明公司的工商登记住所“昆明世纪城金源大道1号中国东盟云南商品交易中心4区-1层T12号铺面”是同一场所。本院认为,北京某眼镜公司提交的公证书证据不能锁定“昆明市金源大道世纪金源购物中心负一层”的“世纪眼镜体验中心”商铺的经营主体是福建某眼镜公司昆明公司,其提交的“昆明康建企业管理咨询有限公司发票专用章”《云南增值税普通发票》及《世纪眼镜体验中心配镜单》两张、“海峡宝岛眼镜全国连锁”《银联商务交易凭证》一张(商户名称为昆明昆通升奥经贸有限公司)也不能证明“世纪眼镜体验中心”商铺的经营主体是福建某眼镜公司昆明公司。在二审中上诉人北京某眼镜公司提交的康健公司、世纪眼镜公司的企业信用信息,同样不能证明康健公司与福建某眼镜公司昆明公司登记地址一致的上述企业,实际经营地址均与福建某眼镜公司昆明公司一致,进一步佐证公证取证的经营者为福建某眼镜公司昆明公司的上诉主张。综上所述,因本案不能确认福建某眼镜公司昆明公司在该经营地点实施了使用“宝岛(寳島)”字样的行为,故而不能认定福建某眼镜公司昆明公司构成商标侵权,本院对上诉人北京某眼镜公司主张该商铺系福建某眼镜公司昆明公司经营场所的主张不予支持。
关于本案中福建某眼镜公司是否构成不正当竞争问题。本院认为,根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。即如果企业名称与在先权利冲突并构成侵权,企业名称经过合法登记并不构成合法抗辩,且人民法院可根据情况判决规范使用企业名称,甚至变更停止使用企业名称。《中华人民共和国商标法》第五十八条“将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。对违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的诉讼请求,可以依照《中华人民共和国民法通则》有关规定以及《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一、第二款规定,审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任。”如前所述,本案上诉人福建某眼镜公司已经构成商标侵权,另福建某眼镜公司在经营活动中突出使用企业字号存在不正当攀附行为。在案证据表明,海峡宝岛公司2011年设立之前,“宝岛”商标已具有很高的知名度。2011年,第3110047号注册商标更被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。“宝岛眼镜”在长期的连锁经营中,享有很高知名度;福建某眼镜公司的法定代表人陈刚前后作为发起人设立或以“宝岛”作为字号的公司,且主营业务均为眼镜行,福建某眼镜公司的创始股东叶奶加曾至少于2004年至2007年任职于福州宝岛眼镜有限公司,于2008年投资设立江西宝岛眼镜有限公司,海峡宝岛公司的法定代表人陈刚曾为江西宝岛眼镜有限公司福州分公司的负责人。而福州宝岛眼镜有限公司使用“宝岛眼镜公司”等开设眼镜店侵犯“宝岛”系列商标权并构成不正当竞争,是生效判决已经认定的事实。江西宝岛眼镜有限公司亦被后来的生效判决认定侵犯商标权并构成不正当竞争,故在叶奶加和陈刚设立海峡宝岛公司前,对于“宝岛”商标的知名度是明知的,其将“宝岛眼镜”变换为“海峡宝岛眼镜”注册登记为企业字号并使用其开展眼镜行的特许经营服务,攀附“宝岛”知名商标商誉存在主观恶意,其登记使用的含“宝岛”的企业名称无论是否突出使用,都会误导公众,使公众认为其属于“宝岛眼镜”连锁体系,或者与宝岛眼镜存在特定联系,造成混淆,亦构成不正当竞争,即本案福建某眼镜公司即构成商标侵权又构成不正当竞争。


本院认为,原审法院认定福建某眼镜公司即构成商标侵权又构成不正当竞争,该认定正确,但原审法院认为对于福建某眼镜公司在经营活动中突出使用企业字号的不正当攀附行为,依据商标法足以制止,并判决其承担相应的法律责任,故在本案中无需再适用反不正当竞争法对福建某眼镜公司的行为进行判定的认定不当。本院认为,福建某眼镜公司突出使用“宝岛”字样的标识性使用行为属于商标侵权行为,而福建某眼镜公司登记使用企业名称的混淆行为应属于不正当竞争。故对上诉人关于本案福建某眼镜公司登记使用企业名称的混淆行为构成不正当竞争,应适用《中华人民共和国反不正当竞争法》进行审理判决的上诉主张予以支持。

3、关于本案赔偿数额是否明显过低,是否应赔偿310万元的问题。
上诉人北京某眼镜公司认为因福建某眼镜公司和福建某眼镜公司昆明公司的侵权行为,给上诉人造成了很大的经济损失,一审判决福建某眼镜公司赔偿上诉人经济损失及维权合理费用明显过低,福建某眼镜公司与福建某眼镜公司昆明公司侵权性质恶劣,依法应承担高额赔偿责任。
本院认为,在一、二审中上诉人北京某眼镜公司并不能提交证据证明福建某眼镜公司的侵权获利及其自己的损失,本案中一审法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权行为的持续时间和范围以及福建某眼镜公司的主观过错程度等因素,酌情确定福建某眼镜公司赔偿北京某眼镜公司经济损失及合理费用,该酌定有事实及法律依据,故上诉人北京某眼镜公司认为本案赔偿数额明显过低,应赔偿的上诉主张不能成立,本院依法不予支持。
综上所述,上诉人北京某眼镜公司、上诉人福建某眼镜公司的上诉请求均不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,但存在适用部分法律不当的问题,本院依法予以纠正。本案处理结果基本正确,本院予以维持。

法律文书出处:中国裁判文书网


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