侵权案例│某阿胶公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案
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著作权侵权纠纷(十九)
原告某阿胶股份公司与被告山东某阿胶公司、济南某生物科技公司、温州某药房侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,案号:(2019)浙民终1430号,于2019年12月9日浙江省高级人民法院作出二审判决:一、山东某阿胶公司、济南某生物科技公司立即停止侵犯某阿胶股份公司“熬胶图”注册商标专用权的行为;二、山东某阿胶公司、济南某生物科技公司立即停止对某阿胶股份公司的不正当竞争行为,即立即停止生产、销售使用涉案侵权包装装潢的阿胶糕产品,并销毁库存侵权包装;三、温州某药房立即停止对某阿胶股份公司的不正当竞争行为,即停止销售使用涉案侵权包装装潢的阿胶糕产品;四、山东某阿胶公司、济南某生物科技公司在判决生效之日起十日内赔偿某阿胶股份公司经济损失及为制止侵权的合理费用;如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审法院查明事实如下:
某阿胶股份公司系一家股份有限公司,成立于1994年6月4日,曾用名山东东阿阿胶股份有限公司,2015年2月变更为现名,注册资本654021537元,经营范围包括许可证批准范围内的药品生产、销售,许可证批准范围内的保健食品生产、销售,受山东东阿阿胶保健品有限公司委托生产阿牌、东阿阿胶牌、葆苓牌保健食品等。2002年2月7日,山东东阿阿胶股份有限公司取得第1708470号“东阿阿胶”注册商标专用权,该商标核定使用商品为第5类阿胶,有效期续展至2022年2月6日。2002年3月12日,国家工商行政管理总局商标局向山东东阿阿胶股份有限公司发送通知,认定该公司注册并使用在阿胶商品上的“东阿”商标为驰名商标。此后,该商标于2002年8月28日转让给山东东阿阿胶集团有限责任公司,于2006年10月21日再次转让给华润东阿阿胶有限公司。2010年4月15日、2013年5月10日,经国家工商行政管理总局商标局备案登记,华润东阿阿胶有限公司许可山东东阿阿胶股份有限公司使用第1708470号“东阿阿胶”注册商标,许可期限至2022年2月6日。
2007年3月12日,山东东阿阿胶股份有限公司以著作权人身份对名称为古代熬胶图的美术作品,向山东省版权局办理著作权登记注册,作品登记号为:作登字15-2007-F-050号。此后,某阿胶股份公司又将上述美术作品中的五人合作熬胶的图形申请商标注册。2012年6月21日,经国家工商行政管理总局商标局核准,山东东阿阿胶股份有限公司取得第9503182号熬胶图图形注册商标专用权,该商标核定使用商品为第30类的非医用营养粉、非医用营养膏、龟苓膏等商品,有效期限自2012年6月14日至2022年6月13日。
2010年7月22日,山东东阿阿胶股份有限公司向国家知识产权局专利局申请名称为“包装盒(阿胶)”的外观设计专利,并于2011年1月19日获得授权,专利号为ZL20103025××××.2。该设计为形状与图案相结合的外观设计,设计要点在于主视图图案。山东东阿阿胶股份有限公司以著作权人身份于2011年9月20日将与前述主视图相同的包装图案作为美术作品,向山东省版权局办理著作权登记注册,作品登记号为:作登字15-2011-F-1455号。山东东阿阿胶股份有限公司自2010年9月始使用前述外观设计专利权所涉包装盒于阿胶产品上。2016年11月21日,该专利的专利权人变更为某阿胶股份公司。
2015年,某阿胶股份公司被中国质量协会授予第十五届“全国质量奖”。2016年,东阿阿胶(东阿阿胶股份有限公司)被世界品牌实验室及其独立的评测委员会评测为2016(第十三届)中国500最具价值品牌,品牌价值评估为142.16亿元。2018年,某阿胶股份公司通过中国质量协会“全国质量奖”获奖三年后确认。2018年12月26日,某阿胶股份公司的阿胶产品被中华中医学会评为2018中药大品种科技竞争力排行榜补益类领域第一名。此外,某阿胶股份公司还享有“中华老字号”等荣誉。
2010年起,某阿胶股份公司通过影视作品植入、电视广告、飞机机体冠名、户外广告等方式,投入大量资金对品牌及产品进行广告宣传。山东省经济和信息化委员会、山东省东阿县国家税务局和地方税务局、山东阿胶行业协会出具的证明显示,某阿胶股份公司2008年产品销售收入已达9.5亿元,利润3.18亿元,纳税额1.589亿元,此后至2017年保持逐年上升态势,2017年产品销售收入已达73.72亿元,利润20.43亿元,纳税额9.59亿元,期间利税、纳税额等指标均居山东同行业第一。
2018年11月22日,受某阿胶股份公司委托进行诉讼维权的江苏致邦律师事务所指派工作人员刘忱,在公证处工作人员的陪同监督下,来到浙江省温州市锦源路“百晓药房”长成店,购买了一盒“壹胶堂阿胶糕”和一盒“王世圣惠堂阿胶糕”,共支付货款496元,取得该店铺的收银小票一张。小票载明,“壹胶堂阿胶糕”1盒500g,单价298元。江苏省南京市钟山公证处于2018年11月29日为此出具了(2018)宁钟证经内字第9897号公证书。一审庭审中,当事人确认上述公证书载明的实物包装完好无损,并予以拆封,发现其中的“壹胶堂阿胶糕”外包装采用黑底、红色方格、熬胶图设计,左上角有“壹胶堂”及拼音的商标标识。产品出品商为济南壹胶堂生物科技开发有限公司,生产企业为山东某阿胶公司,生产日期2017年11月21日。
经一审庭审比对,某阿胶股份公司认为,被诉侵权产品上使用的熬胶图在包装盒的显著位置,能区别商品来源,属于商标性使用,且主要特征与某阿胶股份公司的第9503182号熬胶图注册商标近似,使用的商品类别相同,故构成商标侵权。同时,被诉侵权产品与某阿胶股份公司生产的阿胶产品在包装装潢上非常近似,两者盒体外观整体均呈黑色,在盒盖上方距盒盖右侧边缘少许距离处,均有延伸至盒盖两侧的矩形竖条,矩形竖条基色均为红色,并均有竖向排列的字体,且表明产品的字体均采用浮雕式印刷,与相应背景的对比较为明显;同时,盒盖上有网状规则底纹,并均采用倒圆角设计;总体上看,两者在包装装潢的颜色配比、产生的视觉效果基本相同,普通消费者持一般注意力很难区分,容易导致消费者混淆误认。
山东某阿胶公司认为,某阿胶股份公司生产的东阿阿胶产品系药品,被诉侵权产品阿胶糕为食品,不属于同一种商品。其使用的商标为“壹胶堂”,也不同于某阿胶股份公司的商标。另外,两者的包装装潢在盒子大小、产品名称、面板设计以及左侧的正方形图标设计均有明显区别。济南某生物科技公司同意山东某阿胶公司的意见,并补充:被诉侵权产品外包装上的熬胶图与某阿胶股份公司的熬胶图商标明显不同,且不属于商标性使用,不会造成消费者误认和混淆。温州某药房同意山东某阿胶公司、济南某生物科技公司的比对意见。
另外,山东某阿胶公司曾因另案侵权行为,于2018年8月7日向某阿胶股份公司出具承诺书,该承诺书载明:“鉴于本案系我公司继【案号:(2017)鲁01民初1907号,涉案产品:奢兰牌阿胶糕】案件后再次侵犯贵公司的知识产权,为表达和解的诚意和不再侵权的决心,我公司向贵公司承诺如下:二、我公司以后不再生产、销售侵犯贵公司知识产权的产品。若未遵守本承诺,我公司自愿赔偿贵公司人民币50万元”。
山东某阿胶公司系一家有限责任公司,成立于2015年10月30日,注册资本1000万元,经营范围包括阿胶系列产品、食品生产及销售。济南某生物科技公司系一家有限责任公司,成立于2015年12月29日,注册资本100万元,经营范围包括阿胶制品、玫瑰制品、保健食品、化妆品、办公用品批发兼零售等。温州某药房系一家个人独资企业,成立于2016年11月1日,经营范围包括药品、食品、化妆品、其他日用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售。
一审法院认为,根据双方当事人诉辩意见,本案的争议焦点为:一、本案相关主体是否适格,即某阿胶股份公司是否适格原告主体,以及山东某阿胶公司有无生产被诉侵权产品,是否适格被告主体;二、山东某阿胶公司、济南某生物科技公司是否侵害某阿胶股份公司的“熬胶图”注册商标专用权;三、山东某阿胶公司、济南某生物科技公司、温州某药房的行为是否属于擅自使用与他人有一定影响的商品包装装潢近似标识的行为,并构成不正当竞争;四、温州某药房主张的合法来源抗辩是否成立;五、某阿胶股份公司要求山东某阿胶公司、济南某生物科技公司赔偿经济损失及为制止侵权的合理费用100万元,温州某药房对其中的5万元承担连带赔偿责任,是否具有事实和法律依据。
关于争议焦点一,根据本案查明事实,涉案熬胶图注册商标系某阿胶股份公司更名前的山东东阿阿胶股份有限公司注册,目前尚处于有效期限内;同时,东阿阿胶产品部分荣誉获奖者及部分广告宣传的投入者,虽系山东东阿阿胶股份有限公司等相关主体,但该公司仅仅是对企业名称进行了变更,山东东阿阿胶股份有限公司与某阿胶股份公司仍为同一个主体,故某阿胶股份公司系本案适格的原告主体。另外,被诉侵权产品标注生产企业为山东某阿胶公司,山东某阿胶公司没有否认涉案阿胶糕产品系其生产,但辩解该产品外包装盒非其生产,且包装盒上已标注“壹胶堂”商标,故系济南某生物科技公司生产、销售,不应将其列为被告。该院审查认为,即使山东某阿胶公司辩解的涉案阿胶糕产品包装、销售非其所为情况属实,但其接受定单生产涉案阿胶糕产品的行为,仍属于法律上的生产行为,仍应对包装盒上的标识及包装装潢进行合理审查,故对山东某阿胶公司不应将其列为被告的主张不予支持。
关于争议焦点二,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第五十七条第二项规定,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的,属侵犯注册商标专用权。根据本案商标比对情况,第9503182号熬胶图图形注册商标核定使用商品为第30类的非医用营养粉、非医用营养膏、龟苓膏等商品,阿胶糕在功能、用途、消费对象等方面与此相同,应属同类商品,故属于法律规定的在同一种商品上使用的情形。同时,与第9503182号熬胶图注册商标相比,被诉侵权产品上的熬胶图与之仅存在左右镜像以及多了一缕袅袅升起的青烟的区别,故两者构成近似。再加上被诉侵权标识使用在阿胶糕上,与某阿胶股份公司曾获驰名商标的东阿牌阿胶在商品名称、商品类别和商品包装装潢具有极大关联性,更加容易导致社会公众的混淆和误认。因此,某阿胶股份公司该项侵权认定主张于法有据,该院予以支持。山东某阿胶公司、济南某生物科技公司关于其不构成商标侵权的抗辩不予采纳。某阿胶股份公司要求山东某阿胶公司、济南某生物科技公司停止侵犯某阿胶股份公司“熬胶图”注册商标专用权行为的诉讼请求,具有事实和法律依据,予以支持。
关于争议焦点三,本案侵权行为发生于2018年11月,应适用2019年4月23日修订前的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称反不正当竞争法)。该法第六条第一项规定,经营者不得擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。本案中,某阿胶股份公司提供充分证据表明,其自2008年以来投入大量资金对品牌及产品通过各种形式进行广告宣传,2008年以阿胶为主业的销售收入即已达9.5亿元,至2017年销售收入已达73.72亿元,均为山东省同行业第一,阿胶产品销往全国各省市;使用在产品上的“东阿阿胶”商标为驰名商标,亦印证产品本身的销量和知名度,多家工商行政部门及司法部门将某阿胶股份公司的东阿阿胶产品认定为知名商品。综合以上因素,足以证明某阿胶股份公司的阿胶产品为相关公众所熟知,具有较高知名度,应认定为《反不正当竞争法》中具有一定影响的商品。某阿胶股份公司自2010年9月起在阿胶产品上使用长方体黑色铁盒包装,该包装已获得外观设计专利和著作权登记,具有独特性,并通过长期以来的持续性使用,使该包装装潢在大量销售活动被相关公众所熟知并将其与某阿胶股份公司的阿胶产品相关联,起到了区别商品来源的作用。根据比对情况,被诉侵权产品亦采用长方体黑色铁盒包装,盒盖上有网状规则底纹,并采用倒圆角设计;在盒盖正面右侧有较宽红色竖条向后延伸至盒盖,上书大字体阿胶糕,该字体亦采用浮雕式印刷。包装盒正面形状、红黑区域分布的视觉特征与某阿胶股份公司的产品包装装潢相同,区别在于包装盒厚度略大、正面左上的商标不同、红色竖条背景上的文字多了一个“糕”,以及多了个与某阿胶股份公司“熬胶图”注册商标相镜像的图案。从普通消费者的一般注意力来看,两者在视觉特征上的相同点大于不同点,足以使相关公众对商品来源产生混淆或误认,应当认定为近似包装装潢。综上,某阿胶股份公司该项侵权认定主张于法有据,予以支持。某阿胶股份公司要求山东某阿胶公司、济南某生物科技公司停止生产、销售与某阿胶股份公司“东阿阿胶牌”阿胶包装装潢相近似的阿胶糕产品,并销毁侵权库存包装,以及要求温州某药房停止销售被诉侵权产品的诉讼请求,具有事实和法律依据,该院予以支持。
关于争议焦点四,该院审查认为,温州某药房主张的合法来源抗辩成立,主要理由如下:第一,《商标法》第六十条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。该合法取得主要情形包括有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或供货单位认可的;有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的;有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的。本案中,温州某药房已提供有效证据证明其所售产品系通过合法渠道进货,并符合上述合法取得的主要情形,且某阿胶股份公司对此没有提出异议。第二,在知识产权假冒侵权案件中,由于注册商标具有登记公示性,因而商标标识是否假冒侵权,相较商品包装装潢是否假冒侵权而言,更容易识别和判断。考虑到社会上一般零售商的识别能力和注意义务,在合法来源抗辩已符合《商标法》相关规定的情况下,不应在反不正当竞争案件的审查中,对零售商科以更高的注意义务。第三,在零售商对商品包装装潢是否假冒侵权的识别上,如果提出比商标标识是否假冒侵权更高的识别标准和要求,可能会极大增加零售商进货时的识别难度,进而影响商品流通消费和市场交易安全,乃至影响我国扩内需、促消费政策的有效落实。
关于争议焦点五,《侵权责任法》第八条规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。本案中,山东某阿胶公司作为生产企业,济南某生物科技公司作为出品商,共同生产、销售被诉侵权产品,两者在实施侵权行为上具有意思联络、分工协作和共同故意,应当承担共同侵权的连带赔偿责任。同时,山东某阿胶公司、济南某生物科技公司生产、销售被诉侵权产品的行为,已分别构成了商标侵权和不正当竞争,应当依照《商标法》《反不正当竞争法》的相关规定承担侵权损害赔偿责任。由于本案中某阿胶股份公司因被侵权所受到的实际损失,以及山东某阿胶公司、济南某生物科技公司因侵权所获得的利益均难以查清,根据某阿胶股份公司的申请,该院适用法定赔偿方式,并综合考虑以下因素,酌定山东某阿胶公司、济南某生物科技公司应向某阿胶股份公司赔偿经济损失(含制止侵权行为的合理开支):第一,某阿胶股份公司多年来持续投入巨额资金对其阿胶相关产品进行宣传和推广,“东阿阿胶”商标被认定为中国驰名商标,并被认定为中华老字号,2016年该品牌价值评估为142.16亿元,其品牌培育广告投入巨大;第二,山东某阿胶公司在本案之前,曾两次实施侵害某阿胶股份公司知识产权的侵权行为,重复侵权的主观恶意巨大,应适当加重其损害赔偿责任;第三,某阿胶股份公司为制止侵权行为,在公证证据保全、律师调查、产品购买、出庭诉讼等方面支出了一定数额的合理开支;第四,本案中已查明的被诉侵权产品销售数量较小,在某阿胶股份公司未举证证明该产品其他区域销售数量等情况下,其要求赔偿经济损失和合理费用100万元的诉讼请求相对过高,应予以适当调减。另外,根据《商标法》第六十四条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。本案中,温州某药房已举证证明其所售产品系通过合法渠道进货,并说明提供者,在此情况下,某阿胶股份公司不主张其侵害商标权,而主张其行为构成不正当竞争并要求其连带赔偿经济损失,该诉讼请求不符合公平正义的法律精神,该院不予支持。
二审中,各方当事人均没有提交新的证据,本院二审查明的事实与一审认定的一致。
根据山东某阿胶公司的上诉请求和理由以及某阿胶股份公司的答辩意见,本案二审的争议焦点在于:一、本案是否属于重复诉讼;二、山东某阿胶公司是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为;三、山东某阿胶公司是否构成商标侵权和不正当竞争;四、如果侵权成立,一审判决确定的赔偿数额是否合理。
关于争议焦点一。山东某阿胶公司上诉认为某阿胶股份公司已就本案同一被诉侵权行为在山东法院提起过诉讼,故本案属于重复诉讼。根据一审法院查明的事实,某阿胶股份公司在(2017)鲁01民初1907号案件中起诉山东某阿胶公司的涉案产品为奢兰牌阿胶糕,与本案被诉侵权产品不同,故本院认为,本案不属于重复诉讼,山东某阿胶公司的该点上诉理由不能成立。
关于争议焦点二。山东某阿胶公司上诉认为,本案被诉侵权产品的包装盒系由案外人制造,故其没有实施制造、销售被诉侵权产品的行为。对此,本院认为,山东某阿胶公司系被诉侵权产品上标注的生产企业,其一、二审中对生产、销售涉案阿胶糕的事实亦无异议,即使涉案包装盒确系由案外人制作,但其作为被诉侵权产品的生产者和销售者应承担相应的责任,其该点上诉理由不能成立。
关于争议焦点三。第一,关于商标侵权。本案中,某阿胶股份公司涉案第9503182号熬胶图图形商标核定使用的商品类别为第30类非医用营养粉、非医用营养膏、龟苓膏等,被诉侵权产品为阿胶糕,两者功能、用途、消费对象方面相同,属于同类产品。山东某阿胶公司将被诉侵权的熬胶图使用在商品上,属于为指示来源的商标性使用。根据一、二审查明的事实,涉案第9503182号熬胶图商标经过某阿胶股份公司的长期使用和广泛宣传具有较高的知名度,被诉侵权的熬胶图标识与涉案商标标识相比,仅存在左右镜像及多了一缕烟气的区别,两者构成近似标识。结合涉案第9503182号商标的知名度,山东某阿胶公司使用与涉案商标标识近似的被诉侵权标识,容易导致消费者混淆,构成商标侵权。第二,关于不正当竞争。根据一、二审查明的事实,结合某阿胶股份公司及其“东阿阿胶”商标和涉案第9503182号熬胶图图形商标的知名度,某阿胶股份公司使用的涉案包装、装潢经过其长期使用和广泛宣传具有较高的知名度,且采用的长方体铁盒包装、正面红黑配色、浮雕式印刷、商标标识的位置等包装、装潢元素亦具有一定的显著性,因此本院认为,一审法院认定某阿胶股份公司涉案包装、装潢为有一定影响的包装、装潢并无不当。将山东某阿胶公司被诉侵权产品的包装、装潢与涉案包装、装潢相比对,两者均为长方体铁盒包装,四个角采用倒圆角的设计;盒盖正面均有网状规则浮雕底纹,右侧有较宽红色竖条向后延伸至盒盖,“阿胶”标识的大小、印刷方式均相同,区别仅在于包装盒的厚度、企业名称以及商标标识的不同,两者的包装、装潢构成近似。山东某阿胶公司作为与某阿胶股份公司同为阿胶类产品的生产者,应知悉某阿胶股份公司使用了涉案包装、装潢的阿胶类产品的影响力,但其仍使用与涉案包装、装潢相近似的包装、装潢,且在包装、装潢上使用了与某阿胶股份公司涉案9503812号熬胶图图形商标近似的标识,其攀附某阿胶股份公司商誉的主观故意较为明显,容易导致一般消费者混淆,误认为其与某阿胶股份公司存在一定关联关系。因此,本院认为,山东某阿胶公司构成擅自使用某阿胶股份公司有一定影响的包装、装潢,引人误以为是某阿胶股份公司商品或与某阿胶股份公司存在特定联系的不正当竞争行为。
关于争议焦点四。因山东某阿胶公司构成商标侵权和不正当竞争,一审法院据此认定其应承担相应停止侵权、赔偿损失等责任并无不当。至于赔偿数额,在本案中某阿胶股份公司因被侵权遭受的损失和山东某阿胶公司的侵权获利以及涉案商业标识的许可使用费均难以查清的情况下,一审法院适用法定赔偿确定本案的赔偿数额并无不当。至于赔偿数额,本案中,涉案第9503812号商标和涉案包装、装潢均具有较高的知名度;山东某阿胶公司在本案被诉侵权行为发生前曾两次侵害某阿胶股份公司相关知识产权,并与某阿胶股份公司约定过再次侵权的赔偿数额;山东某阿胶公司在本案中构成商标侵权和不正当竞争;某阿胶股份公司为制止山东某阿胶公司侵权行为支付了一定的维权费用。综合以上因素,本院认为,一审法院确定的赔偿数额合理合法,应予维持。
综上,山东某阿胶公司的上诉理由均不能成立,对其上诉请求本院均不予支持。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。
法律文书出处:中国裁判文书网
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